撤or不撤or部分撤？商标“撤三”案的法律适用

【裁判要旨】

商标注册人在核定使用商品范围内的部分商品上使用注册商标的，不能当然视为在核定使用的全部商品上对注册商标的使用。如果未实际使用的商品与已使用的商品构成类似商品，则可以在未使用商品上的注册予以维持；相反，则应当对未使用商品上的注册予以撤销。

【案情】

复审商标为第3419577号“白大夫DOCTORBAI”商标，由广州市澳大生物美容保健科技开发有限公司（简称澳大公司）于2002年12月30日申请注册，并于2004年9月14日获准注册，核定使用在第3类洗发液、洗面奶、浴液、化妆品、增白霜、香皂、洗衣剂、浴盐、牙膏、口香水等商品上，专用期限至2014年9月13日。

2014年2月13日，商标局就许汉林针对复审商标提出的三年停止使用撤销申请，作出撤201903106号《关于3419577号“白大夫DOCTORBAI”注册商标连续三年停止使用撤销申请的决定》，决定：在牙膏、口香水商品上撤销复审商标。

澳大公司不服该决定，于2014年4月1日向商标评审委员会提出撤销复审申请。主要理由为：一、复审商标经过长期广泛使用和大力宣传，具有相当高的知名度；二、牙膏、口香水商品是化妆品等美容护肤产品的延伸产品，与复审商标长期使用的商品构成类似商品。同时向商标评审委员会提交了澳大公司向商标评审委员会提交了以下证据：1、申请人企业法人营业执照；2、广州市著名商标证书，该证书载明“商标：白大夫Doctor Bai”、“认定商品：洗面奶，化妆品，增白霜”；3、广东省著名商标证书，该证书载明“白大夫Doctor Bai”、“认定商品：洗面奶，化妆品，增白霜”；4、广东省名牌产品证书，该证书载明“特授予广州市澳大生物美容保健科技开发有限公司生产的白大夫牌祛斑霜产品为广东省名牌产品”；5、三份经公证的产品检验报告，产品名称分别为：肌白修颜蜜、瞬透无瑕美白调理露、水汪汪精华乳液；6、两份经公证的商品代销合同及相对应的增值税发票，增值税发票载明商品分别为：白大夫密集美白23件组、白大夫美白淡斑美颜组、白大夫细胞美白紧致减龄弹力组、白大夫红润嫩白美颜玫瑰组；7、十份复审商标产品包装盒，所涉商品为：肌能美白原液、祛斑产品、肌白柔润修颜蜜、细胞美白水油平衡霜、舒缓去红净白调理露。以上证据用以证明复审商标的实际使用情况。

2014年12月18日，商标评审委员会作出商评字[2014]第101741号《关于第3419577号“白大夫DOCTORBAI”商标撤销复审决定书》（简称第101741号决定）。认定：澳大公司提交的证据主要集中在洗发液、化妆品、增白霜等化妆品类产品上，并未提交证据证明复审商标在2010年4月17日至2019年4月16日期间内，在其指定使用的“牙膏、口香水”商品上进行了实际的商业使用，故商标评审委员会决定：复审商标在“牙膏、口香水”商品上予以撤销，在其余商品上维持注册。

澳大公司不服第101741号决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求撤销该决定。

【判决】

北京知识产权法院经审理认为，澳大公司提交的证据均不足以证明复审商标在2010年4月17日至2019年4月16日期间，在其指定使用的“牙膏、口香水”商品上进行了实际的商业使用。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定,判决：驳回澳大公司的诉讼请求。澳大公司不服一审判决，提起上诉。北京市高级人民法院二审认为，复审商标在“牙膏、口香水”商品上连续三年未进行使用，且与“洗发液”等商品不属于类似商品。因此，不能因为复审商标在“洗发液”等商品上的使用,就视为在“牙膏、口香水”商品上的使用。澳大公司的相关上诉理由缺乏事实和法律依据，不予支持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第（一）项之规定，判决：驳回上诉，维持原判。

【评析】

商标的生命在于使用，商标的价值只有在使用中才得以体现，商标的声誉也只有在使用中才得以积累。如果注册商标长期不投入商业使用，不但该商标不会产生价值，发挥商标的功能和作用，而且还会影响到他人注册和使用该商标，造成商标资源的浪费，还会导致恶意抢注现象的产生。2001年《商标法》第四十四条规定，注册商标连续三年停止使用的，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标。2019年《商标法》第四十九条第二款规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院公司行政管理部门批准，可以延长三个月。上述规定正是为了将市场上大量名存实亡的商标从商标注册簿中清除，以发挥商标识别商品来源的功能和清理闲置不用的“死商标”，防止商标资源的浪费和维护公平竞争的市场秩序。

但是，如果商标权人仅在核定使用范围内的部分商品上使用了复审商标，那么在其余未使用的商品上能否维持注册？对此，有三种不同的观点：其一，对部分商品的使用可视为注册商标在全部商品上的实际使用，对未使用部分商品不必予以撤销；其二，若仅在部分商品上使用，只能维持在该部分商品上的注册，其余商品上的注册应当予以撤销；其三，维持实际使用的商品以及与之类似的商品上的注册，撤销其他商品上的注册。

在2002年《商标法实施条例》施行之前，通常采取的是“部分使用，全部维持”的做法，即只要在一种指定的商品或服务上使用注册商标，就可以在全部指定商品或服务上产生维持商标注册的效力。该做法与第一种观点相一致。2002年《商标法实施条例》施行后，增加了有关“部分撤销”的规定，该条例第四十一条规定，商标局、商标评审委员会撤销注册商标，撤销理由仅及于部分指定商品的，撤销在该部分指定商品上使用的注册商标。2014年《商标法实施条例》第六十八条规定，商标局、商标评审委员会撤销注册商标或者宣告注册商标无效，撤销或者宣告无效的理由仅及于部分指定商品的，对在该部分指定商品上使用的商标注册予以撤销或者宣告无效。前述规定为第二、三种观点创设了制度空间，而第二、第三种观点的区别在于，第二种观点的判断标准就是看核定范围内的商品是否进行了实际使用，不考虑其他因素，只要未进行实际使用，便撤销注册商标在该部分商品上的注册。第三种观点则考虑了未使用商品与实际使用商品是否构成类似商品，若不构成类似商品，则撤销注册商标在该部分未使用商品上的注册；反之，则维持在该部分商品上的注册。目前实践中法院的做法采用的是第三种观点，商标评审委员会亦与法院的做法相一致，《商标审查及审理标准》规定：“商标注册人或者被许可人在指定使用的一种商品上使用注册商标的，在与该商品相类似的商品上的注册可予以维持。”

具体到本案，鉴于澳大公司在二审诉讼中认可复审商标在“牙膏、口香水”商品上连续三年未进行实际使用，故二审的争议焦点在于“牙膏、口香水”与“洗发液”等商品是否构成类似商品。对于商品是否类似的判断，可以参考《类似商品和服务区分表》，通常情况下，同一类别下的不同群组之间不构成类似，而同一类别下同一群组的商品或服务彼此之间构成类似。在《类似商品和服务区分表》中，“牙膏、口香水” 与“洗发液”等商品虽然在同一类别，但分属不同群组，因此二者不构成类似商品。故复审商标在“牙膏、口香水”商品上的注册应予以撤销。综上，二审法院驳回上诉，维持原判。

一审案号：北京知识产权法院（2019）京知行初字第727号行政判决。判决书原文请长按二维码：

二审案号：北京市高级人民法院（2019）高行(知)终字第3604号行政判决。判决书原文请长按二维码：

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