从侵权判断标准再解读“PRETUL”案

本案原告(简称为莱斯公司)是国内商标的注册人,认为被告(简称为亚环公司)为海外客户（简称为储伯公司）生产的、标注与其注册商标相同或近似的“PRETUL”商标的商品侵犯了其“PRETUL及椭圆图形”商标权。被告所生产的商品100%用于出口。2019 年 11 月 26 日，最高人民法院对该案做出再审判决，其中指出：“亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用‘PRETUL’相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能。”最高院认定亚环公司不构成对莱斯公司“PRETUL及椭圆图形”商标权的侵犯。

有业内人士认为，“PRETUL”再审案最大的意义在于结束了涉外定牌加工案件裁判理由的乱状，对涉外定牌加工案件有指导意义①。还有观点认为，此次最高人民法院对“PRETUL”挂锁案的再审判决，进一步明确了被控侵权行为构成商标法意义上的商标使用，是界定商标侵权的前提②。本文试从侵权判断标准角度对“PRETUL”案进行再解读。

一、涉外定牌加公司标使用的标识是否均应被认定为“非商标性使用”？

在“PRETUL”案中，最高院认定涉外定牌加工案中的标识使用不属于“商标法意义上的商标使用”（“商标性使用”），因此，产品来源混淆及消费者误认可能性不存在，继而认定侵权不成立。这样的审理思路有合理性，是法院结合具体案情，从商标的本质属性角度阐明了诉争商标侵权不成立。

中国并非判例法国家，任何案件，包括“PRETUL”案在内，都具有个案性。本案具有其特殊的案情，如原告的明显恶意、原告商标注册的不正当性、双方商标的知名度及使用情况等，在考虑具体案情的基础上，最高院从“非商标性使用”出发，最终得出诉争商标未构成侵权的结论。有观点认为，依据“PRETUL”案，可直接认为涉外定牌加公司标使用的标识均应被认定为“非商标性使用”，并且“商标性使用”是商标侵权判断的前提。笔者认为，这样的理解脱离了案件的具体案情，属于笼统的从一个个案中得出一个“法并无明文规定”的结论，会有失偏颇。具体分析如下：

（一）“PRETUL”案中所涉及的“非商标性使用”的分析具有个案性，其中的司法判理不宜作为一个统一的标准适行

在“PRETUL”案中，所涉商品全部出口至国外，中国消费者不能在销售环节接触到诉争商标，以此为主要依据，最高院认定诉争商标不属于“商标法意义上的使用”。对于涉外定牌加工产品，在中国生产时被贴上商标、产品全部出口至国外，其特征为在中国市场上未进入销售流通领域，仅在国外，产品才进入流通领域被实际销售。这其中涉及两个具有一定争议的问题：

1、“相关公众”问题

根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用若干问题的解释》第八条，商标法所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。根据该司法解释，与“商标使用”联系紧密的“相关公众”不仅仅限于消费者，还包括与商品营销有关的其他经营者，具体到涉外定牌加工产品，其在中国的贴牌加工生产商是不是也可以被当作是“相关公众”的一种？当然，此问题具有一定争议，但无论如何，其答案不应该百分之百为否定，如果贴牌加工生产商可以被当作“相关公众”，那么，贴牌加工产品上的标识在中国至少可以被贴牌加工生厂商当作商标进行识别，据此，不宜笼统称涉外定牌加工产品的商标“不会在我国领域内发挥商标的识别功能”；

2、“商标法域外适用”问题

涉外定牌加工产品全部出口到国外，在国外的市场流通环节，其上附着的标识被国外的消费者识别为商标，这一点确定无疑。需要明确的是，是否一定排除商标法域外适用，认定涉外定牌加工产品的商标使用不受中国商标法规制呢？纵观中国《商标法》，并未规定商标的使用仅限于中国域内，商标法域外适用本身就是一个有争议的问题。如：美国在相同问题上采取了国际标准，即在判断商标侵权时考虑域外因素。对于在国内生产而销往国外的产品，在国外侵犯商标权的情况下，美国法院仍然对此有管辖权并给予商标权人救济。典型的判例如美国最高法院在1952年判决的的Steele v. Bulova Watch Co.案，联邦第五巡回上诉法院在1983年判决的American Rice, Inc. v. Arkansas Rice Growers Co-op. Ass’n案等。③虽然中国目前的商标实践中，主要考虑的是商标域内使用证据，但最高人民法院在一些商标使用的问题上也考虑了域外因素。如佳选企业服务公司商标驳回复审案中，最高院对于“BEST BUY”商标考虑其在国内使用情况的同时，也考虑了申请商标在国际上的知名度。又如在广州固达公司商标撤销案中，在“三撤”问题上，最高院对于“mine”商标考虑了其域外使用的证据。④可见，在法无明文规定的情形下，中国商标使用是否考虑域外因素，可以说也不能百分之百予以否定。

由以上分析可知，在涉外定牌加工问题上，有诸多关键问题是具有争议的，“PRETUL”案有其具体的案情，最高院在考虑原告主观恶意、双方商标使用及历史、被告商标域外注册等诸多具体案情的基础上，对“相关公众”、“商标法域外保护”等具有争议的问题，做出了倾向于保护被告的司法选择，从而认定被告在涉外定牌加工产品上使用标识的行为不构成“商标性使用”。可以说，“PRETUL”案中“非商标性使用”的认定脱离不了具体的案情，具有很强的个案性。在司法抉择中，从来都不缺乏争议问题的存在，但最终决定司法走向的，往往是案件的具体情形、法官的内心确信以及司法体系的最终价值选择。

因此，不能贸然根据“PRETUL”案，就认为所有涉外定牌加工产品上使用标识的行为都不构成商标性使用。涉外定牌加工产品标识是否为商标性使用，归根到底还是一个个案认定的问题。

（二）如认为涉外定牌加公司标使用的标识均为“非商标性使用”，会对其他类型案件造成冲击

涉外定牌加工除了经常涉及如“PRETUL”的侵权案以外，还常会涉及其他类型案件，如《商标法》第三十二条的“商标的在先使用”，第四十九条的“注册商标撤销三年不使用”等。如果认为涉外定牌加公司标使用的标识均为“非商标性使用”，那么在其他类型案件中，有关涉外定牌加工产品上标识的使用也应被认为是“非商标性使用”，这种一刀切的认识无疑会对现今其他类型案件造成冲击，以撤销三年不使用案件为例：

在以往涉外定牌加工的撤销三年不使用案件中，法院曾经明确认定涉外定牌加公司标的使用可以作为有效使用证据，维持商标的注册，如宏比福比公司撤销三年不使用案件。宏比福比公司在国内注册了第731233号“SCALEXTRIC”商标，指定在“玩具”商品上（简称“注册商标”），温克勒有限公司对注册商标提出撤销三年不使用申请，注册商标全部使用在涉外定牌加工过程中，成品100%用于出口。北京高院终局裁定认定：虽然来料加工的成品并未进入到中国大陆市场流通领域，但是如果不认定来料加工为商标使用行为，相关商标专用权因未使用而构成被撤销的理由，恐不尽公平，且有悖拓展对外贸易的政策。北京高院最终以涉外定牌加工的证据维持了注册商标的注册。实际上，目前在撤销三年不使用案件中，法院一般将来料加工并出口成品至中国境外的行为（即涉外定牌加工）视为商标的有效使用行为，只要权利人能够提供相应的证据证明在来料加工环节具有使用商标的行为，则撤销请求不会得到支持⑤。

如认为涉外定牌加公司标使用的标识一律为“非商标性使用”，那么宏比福比案件中的商标的维持就会失去基础。在宏比福比案件中，高院并没有将“商标性使用”作为解决问题的前提，而是综合考虑了《商标法》立法本意、商标注册人使用意图和实际使用行为，最终维持了注册商标。

由以上分析可以看出，在涉外定牌加工案件中，不宜一刀切地认定标识的使用均为“非商标性使用”。并且，在解决相关问题时，也无需都从“是否为商标性使用”着手。

（三）“商标性使用”不宜被确定为商标侵权案件的前提

“PRETUL”案易给公众造成错觉，以为商标侵权以“商标性使用”的判断为前提，这种认识也是有失偏颇的，分析如下：

1、法律无明文规定“商标性使用”为独立的商标侵权要件

中国《商标法》第五十七条是中国关于商标侵权的直接规定，虽然其中涉及“使用”、“商标”等规定，但并未规定在判定商标侵权是否成立时，应首先判断注册商标是否为“商标性使用”，法律无明文规定“商标性使用”为独立的商标侵权要件。

2、“商标性使用”是否属于商标侵权的要件存在争论

在理论界，对于“商标性使用”是否属于商标侵权的要件存在着争议。“反对论”的代表学者是Graeme B. Dinwoodie 和Mark D. Janis两位教授，他们指出：“‘商标使用’理论（‘支持论’）存在缺陷，其不仅缺少现有法律上坚实的基础；而且，如果一旦将其作为今后商标法律和政策的核心原则，则会带来负面的效果。”⑥“支持论”的代表学者是Stacey L. Dogan和Mark A. Lemley两位教授，他们指出：“‘商标使用’理论在商标法中总是具有核心而又固有的地位，该原则是保持商标法完整性的必要工具，而非空想出来的虚构物”。⑦但主流的态度并不认为“商标性使用”应作为单独的要件。美国联邦第二巡回上诉法院在2019年判决的Kelly-Brown v. Winfrey案⑧中也明确，“商标性使用”不应是判断商标侵权的门槛”。⑨

综合以上，可以得出的结论是，不宜从“PRETUL”再审案得出这样的结论：涉外定牌加公司标使用的标识均应被认定为“非商标性使用”、 “商标性使用”被确定为商标侵权案件的前提。任何商标案件，都是被打上个案烙印的参考体。面对商标侵权等案件，唯有依据法律规定、遵从司法精神，才能找到解决问题的最佳路径。

二、从中国侵权判断标准再解读“PRETUL”案

商标侵权案件的审理，应依据最为有针对性的法律规定，即中国《商标法》第五十七条，来判定商标侵权是否成立。以下根据《商标法》第五十七条之侵权判断标准，再解读“PRETUL”案。

（一）中国商标侵权判断的标准

TRIPS 协定第十六条第一款规定：注册商标所有人应享有专用权，防止任何第三方未经许可而在贸易活动中使用与注册商标相同或近似的标记区标示相同或类似的商品或服务，以免造成混淆的可能。当对于相同的商品或服务使用相同标记或符号的情况下，应推定存在被混淆的可能性。

中国《商标法》第五十七条规定，有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的。

中国《商标法》对于商标侵权的认定遵循了TRIPS精神，即：对于“相同商标+相同商品”，采取混淆可能性推定，直接推定混淆成立。除了“相同商标+相同商品”以外，采取混淆可能性判定。总的来说，中国《商标法》对于侵权，采取的也是“混淆可能性”标准。

（二）从“混淆可能性”标准分析“PRETUL”案中商标侵权不成立

“PRETUL”案中，诉争商标为“PRETUL”，原告注册商标为“PRETUL及椭圆图形”，两商标构成近似，两商标都使用在挂锁这一相同商品上，因此，双方商标构成《商标法》第五十七条第二款规定的“同一种商品上使用与其注册商标近似的商标”，那么接下来判断侵权是否成立的关键在于判断“混淆可能性”是否存在。

对于混淆可能性的判定，各国普遍采用“多因素检测方法”加以分析。总的来说，基本上都可以纳入4类共同的考虑因素：商标因素、商品因素、消费者因素、其他因素。⑩结合“PRETUL”案，现分别对这些因素分析如下：

1.商标因素：

虽然被告使用商标与原告商标构成相似，但是，涉案产品外包装、说明书上以西班牙文标注了“进口商：储伯公司”，以及储伯公司的联系地址，联系

2.商品因素：

涉案商品100%出口，不在中国市场上销售，因此，与原告商品存在完全不同的销售渠道、消费途径和相关公众群体，两组商品存在很大差异。

3.消费者因素：

被告产品全部出口，其消费群体是国外消费者，而原告产品在中国国内，两商标各自拥有不同的消费群体。

4.其他因素：

首先，储伯公司在墨西哥取得第770611、注册类别为第6类的“PRETUL”商标的时间为2002年11月27日。

其次，亚环公司已经提交大量证据证明储伯公司的“PRETUL”商标经过广泛使用已经具有相当的影响力，而莱斯公司则并无证据证明其涉争商标具有一定的影响力。

更重要的是，众多证据证明，原告商标违反了诚实信用的原则，系抢注获得，不具有合法性。

可见，以“混淆可能性”为标准，结合以上综合因素，应认定“PRETUL”案侵权不成立较为合理。

三、如何正确看待“商标性使用”在商标侵权案件中的作用？

正如美国著名商标法学者McCarthy教授指出的，“商标使用的要求已经隐含在了判断商标侵权的混淆可能性要求之中。因此，‘商标使用’不是一个独立的元素，仅仅是混淆可能性要件中的一个方面。”?既然“商标性使用”内化在侵权判断标准中。“商标性使用”是混淆性判断的应有之义，其虽不是混淆性判断的独立要素，但可以作为挑战侵权结论的武器之一。

在“PRETUL”案件中，最高院结合具体案情，从“商标性使用”破解了涉案商标是否侵权这一难题，具有极高的司法智慧，但其本质上，并没有脱离“商标混淆可能性”这一标准。在解读此案的过程中，绝不能简单的将“商标性使用”理解为处理侵权案件的前提要件。在商标侵权案件中，还是应紧紧围绕法律之规定，从“商标混淆可能性”角度，对案件进行全面的理解。

四、总结

“PRETUL”再审案无疑是2019年年底的经典案件，其说理充分、事实明确，案件的结果无疑给大量的涉外定牌加工厂商打了一剂强心针。但是，正如以上分析的，不能简单根据“PRETUL”再审案就认定涉外定牌加工标识一律不侵权，或者认为商标性使用是商标侵权判断的前提。在处理诸如涉外定牌加工的商标侵权案件时，还是应该以法律规定为依据，进行个案认定，“PRETUL”再审案可以作为重要参考，但不宜将其作为某种统一标准来对待。

注 释：

①见《从标识贴附到商标使用—关于“pretul”案的阅读理解》，作者：余晖 湖南省长沙市中级人民法院，载自

② 见《由最高院PRETUL案再审判决谈十年前SOYODA油漆刷案》，作者：黄璞琳 江西省抚州市市场和质量监管局，载自

③ 见《涉外定牌加工争议是商标法域外适用问题：从最高法院“PRETUL”案再审判决谈起》，作者：阮开欣 华东政法大学知识产权研究中心，载自

④ 同上

⑤ 见《法院认定来料加工并出口成品至中国境外的行为》，作者：冯璞 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所，载自

⑥G.B. Dinwoodie & M.D. Janis, Confusion Over Use: Contexualism in Trademark Law, 92 Iowa L. Rev. 1597, 1667 ( 2007).

⑦S.L. Dogan & M.A. Lemley, Grounding Trademark Law Through Trademark Use, 92 Iowa L. Rev. 1669, 1701 (2007).

⑧ Kelly-Brown, et al. v. Winfrey, et al. (NO. 12-1207-CV) (2nd Cir.(N.Y.) May 31, 2019).

⑨ 见《涉外定牌加工争议是商标法域外适用问题：从最高法院“PRETUL”案再审判决谈起》，阮开欣，华东政法大学知识产权研究中心，载于

⑩见《商标法上混淆可能性研究》第69页，张体锐著，知识产权出版社出版

J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition §23:11.50 (4th ed.).

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